[ 湯淡寧 ]——(2016-4-4) / 已閱10424次
【摘要】
專(zhuān)利行政部門(mén)應權利人申請作出涉案產(chǎn)品對某一具體專(zhuān)利權侵權成立或不成立的認定是《專(zhuān)利法》賦予專(zhuān)利行政機關(guān)的法定職權，但以往執法實(shí)踐中往往各地專(zhuān)利行政部門(mén)認定侵權的標準不統一。2016年3月，國家專(zhuān)利局公布了《專(zhuān)利侵權行為認定指南（征求意見(jiàn)稿）》，對各地專(zhuān)利行政執法部門(mén)如何認定專(zhuān)利侵權行為提出了統一的法律適用標準。
【正文】
專(zhuān)利行政執法保護與司法訴訟保護“雙軌制”是我國《專(zhuān)利法》特有的制度，專(zhuān)利行政執法的法律依據是《專(zhuān)利法》第60條，即專(zhuān)利行政部門(mén)對認定侵犯他人專(zhuān)利權的行為可以做出“責令停止侵權”的具體行政行為。專(zhuān)利行政執法具有成本低、效率高等明顯優(yōu)勢，而且一旦被認定侵權成立，會(huì )大大降低后續的民事賠償訴訟的難度，但專(zhuān)利行政執法在以往執法實(shí)踐中也有明確缺點(diǎn)，主要體現各地專(zhuān)利行政部門(mén)認定專(zhuān)利侵權的執法標準不統一，導致專(zhuān)利行政部門(mén)在認定之后引發(fā)的行政訴訟中訴訟風(fēng)險較高。2016年3月，國家專(zhuān)利局公布了《專(zhuān)利侵權行為認定指南（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《認定指南》），結合近年來(lái)的司法審查實(shí)務(wù)案例，我們來(lái)看一看其中的亮點(diǎn)。
（一）《認定指南》明確了認定侵犯專(zhuān)利權行為的4個(gè)構成要件：
（1）行為對象是國家專(zhuān)利局公告授權的有效專(zhuān)利，即不包括已失效或被無(wú)效或部分無(wú)效的專(zhuān)利；
（2）行為人以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的，對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的的認定應重點(diǎn)考察行為本身的性質(zhì)而并非行為人單位的性質(zhì)；
（3）行為人有實(shí)施他人專(zhuān)利的行為，即制造、使用、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售和進(jìn)口；
（4）行為人的行為未被《專(zhuān)利法》明確規定為不侵犯專(zhuān)利權，從該規定的表述來(lái)看，包括不屬于《專(zhuān)利法》第62條規定的不侵犯專(zhuān)利權情形以及第69條規定的不視為侵權專(zhuān)利權情形。
（二）《認定指南》明確了認定侵犯某一具體專(zhuān)利權的2個(gè)判斷條件：
（1）涉案產(chǎn)品或方法落入某一具體專(zhuān)利權的保護范圍，即涉嫌侵權的產(chǎn)品或方法應當是某一具體專(zhuān)利權所保護的或者該涉嫌侵權的產(chǎn)品是某一具體發(fā)明專(zhuān)利權所保護的專(zhuān)利方法直接獲得的。在保護范圍的認定標準上，2015年2月1日之后從法律規定層面“多余指定”已經(jīng)退出的歷史舞臺，涉嫌侵權的產(chǎn)品或方法均應當符合某一具體專(zhuān)利權的全部技術(shù)特征，即實(shí)行“全面覆蓋”原則。值得注意的是，除了保護范圍的認定標準之外，以往的案例中還出現過(guò)對涉案產(chǎn)品或方法究竟落入哪一個(gè)具體專(zhuān)利權保護范圍的爭議【參見(jiàn)《最高人民法院公報》2011年第1期上海全科工貿有限公司VS上海市知識產(chǎn)權局專(zhuān)利侵權糾紛處理決定案】，從《認定指南》的規定來(lái)看，應當是以上述案件中裁判觀(guān)點(diǎn)為準，即僅作涉嫌侵權產(chǎn)品與專(zhuān)利權人或其被許可人主張的專(zhuān)利權之間保護范圍的比較，而不考慮其他專(zhuān)利權或現有技術(shù)。此外，2016年4月1日起施行的《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)《解釋?zhuān)ǘ返诙龡l也作了相應規定：“被訴侵權技術(shù)方案或者外觀(guān)設計落入在先的涉案專(zhuān)利權的保護范圍，被訴侵權人以其技術(shù)方案或者外觀(guān)設計被授予專(zhuān)利權為由抗辯不侵犯涉案專(zhuān)利權的，人民法院不予支持�！�
（2）涉案行為屬于專(zhuān)利法上的侵權行為，即《專(zhuān)利法》第11條列舉的實(shí)施專(zhuān)利權的行為之外的其他行為“不構成實(shí)施專(zhuān)利的行為，不能采用類(lèi)比的方式將其納入侵犯專(zhuān)利權行為的范疇”。
（三）《認定指南》明確了實(shí)施專(zhuān)利權行為與其他非實(shí)施行為的界限：
（1）設計行為：未將設計轉化為專(zhuān)利產(chǎn)品的，不屬于制造行為；
（2）倉儲、運輸行為：除構成共同侵權外，行為人單純的倉儲、運輸專(zhuān)利產(chǎn)品的，不構成侵權；
（3）維修、組裝、再造行為：用于發(fā)揮專(zhuān)利產(chǎn)品正常功能的必要維修，不構成侵權；用零部件組裝專(zhuān)利產(chǎn)品，屬于制造行為，構成侵權；在報廢的專(zhuān)利產(chǎn)品基礎上再加工的“再造”，構成侵權；
（4）儲存、保存行為：通常不構成使用專(zhuān)利權的行為，但僅其儲存或保存便構成實(shí)際使用的行為除外，例如急救裝置、救火設備等屬于備用性質(zhì)的產(chǎn)品；
（5）銷(xiāo)售行為與許諾銷(xiāo)售行為的區分：以買(mǎi)賣(mài)合同是否成立為判斷標準，若未訂立書(shū)面合同的，則以是否完成“要約”、“承諾”締約行為構成事實(shí)合同關(guān)系為標志。
（四）《認定指南》明確了2種情形下視為專(zhuān)利權人給予了實(shí)施專(zhuān)利權的默示許可：
（1）基于技術(shù)標準產(chǎn)生的默示許可：《認定指南》規定，如果專(zhuān)利權人參與標準制定時(shí)未向標準化組織充分披露其專(zhuān)利，而該專(zhuān)利又被納入國家、行為或地方標準的，視為專(zhuān)利權人許可他人在實(shí)施標準的同時(shí)實(shí)施該專(zhuān)利。這種情形下對默示許可的推定頗像專(zhuān)利侵權判定中的“捐獻原則”，要求專(zhuān)利權人在參與標準制定時(shí)充分披露其已經(jīng)獲得的專(zhuān)利，否則就有違誠實(shí)信用原則，也有損公眾利益�！墩J定指南》還規定，如果專(zhuān)利的實(shí)施必須以納入國家標準為前提，即使專(zhuān)利權人主動(dòng)將專(zhuān)利納入技術(shù)標準中，也不能就此認定專(zhuān)利權人默示許可他人使用，而應結合專(zhuān)利權人將專(zhuān)利權納入標準的主觀(guān)動(dòng)因、客觀(guān)必須程度等因素。對于這種情形，我們可以再來(lái)看一個(gè)案例【（2014）蘇知行終字第0002號，葛芳訴江蘇省知識產(chǎn)權局涉標準專(zhuān)利侵權糾紛案】，該案中的裁判觀(guān)點(diǎn)認為：“專(zhuān)利權人參與行業(yè)非強制性技術(shù)標準制定所貢獻的專(zhuān)利權范圍，應當根據專(zhuān)利權人簽署的貢獻者協(xié)議的約定，作出公平合理的解釋和界定……如果專(zhuān)利權人承諾貢獻的技術(shù)范圍僅是專(zhuān)利的獨立權利要求，而不包括從屬權利要求，即使相關(guān)從屬權利要求中的附加技術(shù)特征屬于現有技術(shù)特征，也不應當將從屬權利要求納入貢獻范圍�！睋Q言之，作為專(zhuān)利權人而言，在參與標準制定時(shí)將專(zhuān)利權納入標準并不意味著(zhù)把整個(gè)專(zhuān)利權都“捐獻”掉了，而是可以根據技術(shù)方案的保護層級貢獻不同的權利要求�！督忉�?zhuān)ǘ返诙臈l也規定：“推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專(zhuān)利的信息，被訴侵權人以實(shí)施該標準無(wú)需專(zhuān)利權人許可為由抗辯不侵犯該專(zhuān)利權的，人民法院一般不予支持�！�
（2）基于產(chǎn)品銷(xiāo)售而產(chǎn)生的專(zhuān)利默示許可：對這一情形下如何推定存在默示許可《認定指南》規定了兩個(gè)條件，一是涉案產(chǎn)品除了用于實(shí)施專(zhuān)利技術(shù)外，沒(méi)有任何其他用途，二是專(zhuān)利權人或其被許可人在銷(xiāo)售涉案產(chǎn)品時(shí)沒(méi)有明確提出限制性條件。
（五）《認定指南》明確了保護專(zhuān)利方法所延及的產(chǎn)品中“直接獲得”的含義：
我們知道，《專(zhuān)利法》第11條規定了對專(zhuān)利方法的保護延及“依照該專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品”，但何為“依照該專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品”，并沒(méi)有任何具體的法律或司法解釋規定，也沒(méi)有具體的認定標準。
最高人民法院公布的“2010年中國法院知識產(chǎn)權司法保護50件典型案例之二”【（2009）民提字第84號】中認為：“依照該專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品”的認定與該產(chǎn)品能否直接供消費者使用無(wú)關(guān)，一審法院以“左旋氨氯地平作為一種化合物，本身并不能成為直接供消費者消費的產(chǎn)品，……涉案專(zhuān)利為左旋氨氯地平的拆分方法，依據該方法不能直接得到產(chǎn)品，而左旋氨氯地平化合物與馬來(lái)酸、苯磺酸等經(jīng)過(guò)成鹽工藝成為馬來(lái)酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成為產(chǎn)品”為由，將涉案專(zhuān)利權的保護范圍延及華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來(lái)酸左旋氨氯地平及其片劑，適用法律亦顯然不當”。
上述案例的裁判觀(guān)點(diǎn)對《認定指南》中相關(guān)表述的形成影響頗大，但《認定指南》并沒(méi)有照搬上述裁判觀(guān)點(diǎn)中的邏輯，而是作了一些修正，主要體現在這種“轉化”是否屬于本領(lǐng)域的公知技術(shù)�！墩J定指南》規定：所謂“直接獲得”，應當指完成專(zhuān)利方法的最后一個(gè)步驟后所獲得的最初產(chǎn)品；當主題名稱(chēng)中的目標產(chǎn)品與完成最后一個(gè)方法步驟后獲得的最初產(chǎn)品不一致時(shí)，需要根據說(shuō)明書(shū)的內容，考察二者的關(guān)系；如果說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)明確最后一個(gè)方法步驟的最初產(chǎn)品能通過(guò)常規的方法轉化為主題名稱(chēng)中的目標產(chǎn)品，則該權利要求直接獲得的產(chǎn)品是所述主題名稱(chēng)中的目標產(chǎn)品；如果說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有明確最后一個(gè)方法步驟獲得的最初產(chǎn)品如何轉化為主題名稱(chēng)中的目標產(chǎn)品，并且轉化方法非所屬領(lǐng)域的公知技術(shù)，則該權利要求直接獲得的產(chǎn)品是最后一個(gè)方法步驟獲得的最初產(chǎn)品。
【作者】
湯淡寧，上海市匯業(yè)律師事務(wù)所合伙人律師、兼具專(zhuān)利代理人、中國注冊稅務(wù)師資格、兼任勞動(dòng)爭議仲裁員。先后在上海交通大學(xué)法學(xué)碩士、華東政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，華東理工大學(xué)計算專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。
