[ 湯淡寧 ]——(2016-7-24) / 已閱12343次
引言：2016年4月1日起施行的《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ芬幎?條“權利公示性規則”，包括：封閉式組合物規則（第七條）、功能性特征規則（第八條）、使用環(huán)境特征規則（第九條）、制備方法特征規則（第十條）、技術(shù)步驟順序規則（第十一條）、數值限定特征（第十二條）、適用禁止反悔原則規則（第十三條）。該7條“權利公示性規則”將對今后侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中專(zhuān)利權人權利要求保護邊界的識別和劃界、被控侵權人針對涉案專(zhuān)利權利要求的反制和規避產(chǎn)生重大影響。
解讀《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ窓嗬拘砸巹t系列之一
功能性特征的定義、比對及裁判規則
一、功能性特征的定義
《司法解釋?zhuān)ǘ返诎藯l第一款規定：“功能性特征是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng )造中所起的功能或效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權利要求即可直接、明確地確定實(shí)現上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外�！边@是專(zhuān)利法律領(lǐng)域的上位法第一次對功能性特征給出完整定義。
我們來(lái)比較一下之前的司法解釋或司法規范性文件中對“功能性特征”有哪些規定：
（1）2010年1月1日起實(shí)施的《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》（下稱(chēng)《司法解釋?zhuān)ㄒ唬分袑δ苄蕴卣鞯亩x是“以功能或效果表述的技術(shù)特征”；
（2）上海高院《專(zhuān)利侵權糾紛審理指引（2011）》中規定了兩條有關(guān)功能性特征的識別規則：第一，“功能性特征=功能/步驟+缺少結構/工藝過(guò)程”，第二，“權利要求所記載的結構/工藝過(guò)程可實(shí)現該特征的功能的，不是功能性特征”；
（3）上海高院2014年8月發(fā)布的《專(zhuān)利侵權案件裁判規則的探索與發(fā)展》一文給出的定義是：“功能性技術(shù)特征是指對于產(chǎn)品的結構、部件、組分或其之間的關(guān)系或者方法的步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng )造中所起的作用、功能或效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)閱讀權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖可以直接、明確地確定技術(shù)內容的技術(shù)特征除外�！�
從上述數份文件中對功能性特征定義的變化和發(fā)展可以看出，本次《司法解釋?zhuān)ǘ穼δ苄蕴卣鞯亩x也是歷經(jīng)多次總結提煉而來(lái)。值得注意的是，與2014年8月上海高院該文給出的定義相比，兩者在排除某一技術(shù)特征為功能性特征時(shí)所依據的專(zhuān)利文件的范圍有所不同，前者表述為“權利要求”，后者表述為“權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖”。
二、功能性特征的比對規則
對于功能性特征的比對規則，《司法解釋?zhuān)ǘ返诎藯l第二款作了如下規定：“與說(shuō)明書(shū)及附圖記載的實(shí)現前款所稱(chēng)功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權技術(shù)方案的相應技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現相同的功能，達到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng )造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，人民法院應當認定該相應技術(shù)特征與功能性特征相同或等同�！保ㄏ路Q(chēng)“新規則”）
此次的新規則一定程度上顛覆了原有的規定，《司法解釋?zhuān)ㄒ唬芬幎ǚㄔ簯敗敖Y合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內容�！保ㄏ路Q(chēng)“舊規則”）。
這新舊規則之間，可能存在的差異在何處？我們以“2014年上海知識產(chǎn)權十大典型案件之三：諾基亞公司與上海華勤通訊技術(shù)有限公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛案”為例。該案的裁判觀(guān)點(diǎn)中認為：“權利要求中以‘被配置為’表述的技術(shù)特征均應結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的具體實(shí)施方式及其等同方式確定其內容。諾基亞公司所主張的專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)對權利要求所作說(shuō)明或所提供實(shí)例，多數涉及的仍然是方法、步驟或者功能，而缺乏對裝置本身的描述。并且進(jìn)一步檢查說(shuō)明書(shū)全文，仍然不能發(fā)現關(guān)于裝置本身如何“被配置為”的具體實(shí)施方式。因此，諾基亞公司專(zhuān)利權利要求的保護范圍結合說(shuō)明書(shū)仍然不能確定。鑒于諾基亞公司專(zhuān)利權利要求7的保護范圍不能確定，無(wú)需亦無(wú)法就華勤公司是否實(shí)施了諾基亞公司專(zhuān)利進(jìn)行確定，自不應判定華勤公司構成侵權�！笨梢�(jiàn)，終審法院的裁判思路是基本照搬了《司法解釋?zhuān)ㄒ唬芬约啊秾?zhuān)利侵權糾紛審理指引（2011）》中的規定。
但如果本案適用此次的新規則結果會(huì )如何呢？筆者認為，應當注意到新規則相較于老規則的幾個(gè)重大變化對今后類(lèi)似案件帶來(lái)的啟示：
第一，新規則并沒(méi)有限定對功能性特征的解釋只能依據具體實(shí)施例或等同實(shí)施例，這就意味著(zhù)對功能性特征“不可缺少的技術(shù)特征”的發(fā)現和確認，可以從背景技術(shù)、從公知常識、從專(zhuān)利審查檔案，甚至從被控侵權技術(shù)方案的技術(shù)檔案中去發(fā)現，這大大擴展了功能性特征的比對基礎。
第二，新規則在比對時(shí)僅考慮為功能性特征帶來(lái)相同功能和效果的“相應技術(shù)特征”，而不必考慮被控侵權技術(shù)方案的其他技術(shù)特征或者其他功能和效果，這對于專(zhuān)利權人而言是有利的。
第三，新規則明確了比對“基本相同的手段”和“無(wú)需創(chuàng )造性勞動(dòng)”這兩點(diǎn)，這意味著(zhù)對功能性特征貼上了“創(chuàng )造性”的標簽，引導專(zhuān)利權人可以結合本領(lǐng)域公知常識、結合其他現有技術(shù)來(lái)否定被控侵權技術(shù)方案中相應功能或效果的“創(chuàng )造性”。
第四，新規則一方面對權利要求中的功能性特征的保護作了有利于專(zhuān)利權人的解釋?zhuān)硪环矫嬉矊嗬说膶?zhuān)利申請文件撰寫(xiě)水平提出了更高的要求，如果權利人的專(zhuān)利申請階段為了獲得更大的保護范圍而沒(méi)有適當濾掉權利要求中的“水分”，則可能會(huì )在司法程序中當面臨對功能性特征的解釋時(shí)產(chǎn)生于已不利的法律風(fēng)險，甚至進(jìn)而導致敗訴或專(zhuān)利權被無(wú)效宣告的后果。
三、既有案例中功能性特征的裁判規則
1、權利要求+具體實(shí)施例：權利要求未對某一功能性部件的結構特征及其與其他部件之間關(guān)系進(jìn)行描述，僅以該功能性部件在技術(shù)方案中的作用、功能和效果來(lái)進(jìn)行表述的，應結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能和效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，來(lái)確定該功能性部件的內容。
2、權利要求+公知常識：權利要求并未記載某一功能性部件的具體結構，只是描述了該功能性部件所要實(shí)現的功能，也沒(méi)有證據可以證明在所屬技術(shù)領(lǐng)域中已經(jīng)存在技術(shù)結構相對固定且為所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員所熟知的該功能性部件，故該功能性部件是一項功能性特征。
3、從權不得被用來(lái)解釋獨權：對獨立權利要求中的功能性特征不得根據從屬權利要求中記載的相應功能性特征的具體結構進(jìn)行解釋。
作者：湯淡寧
作者單位：上海市匯業(yè)律師事務(wù)所
2016年7月23日
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