[ 商家泉 ]——(2009-5-20) / 已閱18140次

商標侵權的抗辯事由

王正志 商家泉


一、藥品名稱對注冊商標專用權的抗辯
　　藥品名稱同時又是注冊商標，他人未經商標注冊人許可，在藥品上使用該藥品名稱的，不構成商標侵權行為，但前提是不能突出使用該批準備案的藥品名稱。其理由是：第一，藥品名稱與藥品注冊商標發生沖突是我國藥品管理制度與商標注冊制度之間的不協調造成的，作為當事人來說，主觀上沒有任何過錯。第二，允許將藥品名稱作為商標進行注冊，會造成藥品生產者對該藥品的壟斷，是不公平的，不利于經濟的發展和社會的進步。

二、通用名稱對注冊商標或非注冊商標的抗辯
（一）通用名稱的認定
　　區分通用名稱還是商標的關鍵是功能區分：其功能是區分不同商品還是區分相同商品來源。認定通用名稱要把握如下幾點：
1、在先權問題；2、使用者是否為惡意：實踐中考察名稱是否為突出實用；
3、判決商標侵權是否會造成雙方巨大利益失衡；4、相關行業協會態度；5、相關公眾：是否為相關公眾即相關消費者、生產者、銷售者都需要使用的產品名稱；6、通用名稱是否在使用中出現第二含義即具備了作為商標的顯著性，如果有一個企業長期使用的某個商品和服務的專用名稱，盡管屬于我國《商標法》第十一條規定的不能用作商標的標志范圍，但是經過長期使用，產生所謂的第二含義，或者說通過使用產生了顯著性，符合了商標注冊的條件，就可能被核準注冊；7、我國有關部門制定的國家標準、行業標準、行業產品或商品目錄、《國家藥典》中規定的產品名稱。

（二）通用名稱抗辯具體理由：
1、通用名稱使用中沒有獲得顯著性；
2、是約定俗成的商品通用名稱，且使用地域范圍廣泛
海南澄邁萬昌苦丁茶場訴國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱“商評委”)、第三人海南省茶業協會商標爭議糾紛案，北京市第一中級人民法院維持了商評委撤銷“蘭貴人”商標用于茶葉商品的裁定。法院認為：萬昌茶場標題為“椰仙蘭貴人———藏不住的美麗”的廣告中提到，“椰仙蘭貴人”茶屬于多種具有保健功效植物拼配而成的現代茶飲，該證據顯示了萬昌茶場將“椰仙”作為區別他人生產的如康加牌、致合牌“蘭貴人”茶的標識來使用，萬昌茶場未對此事作出合理解釋。如按萬昌茶場所稱，“椰仙蘭貴人”是標識，其茶品名稱便不得而知，故可以認定萬昌茶場也系將“蘭貴人”作為茶的品名使用。
法院還認為，“蘭貴人”茶品的流通地域范圍明確在福建、廣東、廣西、云南、海南等五省，且以這五省為主，并非全國。但對通用名稱廣泛性事實的認定不能脫離事物發展的本源，“蘭貴人”茶品作為一種較為新型的茶品，發端于臺灣及福建，流行于南方特別是沿海諸省，符合其自有的流傳特性，這與“蘭貴人”茶品與生俱來的地方性特色相關聯，“蘭貴人”因而在沿海各省獲得廣泛認可，且時間持續已達八九年，本身就說明了這一名稱存在的持久性及使用的廣泛性。據此，法院認為應當認定南方五省茶葉行業使用“蘭貴人”情況滿足了其廣泛性的事實構成，雖未及全國，但屬于至少南方五省茶葉行業普遍共同使用的茶品名稱。
3、作為商標組成部分的通用名稱，構成正當使用
　　北京匯成酒業技術開發公司訴北京市華都釀酒食品工業公司侵犯注冊商標專用權案中，匯成公司系“甑流”商標注冊人，該商標核定使用的商品為第33類“含酒精的飲料（啤酒除外）”。被告華都公司擅自將與“甑流”商標相同的文字使用在其生產的白酒產品上，稱為“北京甑流酒”，并在市場上長期、公開、大量銷售，侵犯了原告的商標權。匯成公司于2006年4月6日提起本案訴訟。
　　北京市高級人民法院經審理認為，商品的通用名稱，通常是指國家標準、行業標準規定的或者本行業中約定俗成的名稱，包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱等�！侗本┦兄靖濉芬呀洿_切表明，凈流（或稱甑流、甑餾）是一種特定白酒的通用名稱，此稱謂通行于北京乃至華北地區，且積年已久。匯成公司雖對“甑流”文字享有注冊商標專用權，但無權禁止他人在自己的產品及宣傳中將“甑流”作為特定產品的通用名稱加以使用，華都公司為說明產品的性質及特點而使用“北京甑流酒”字樣屬于正當使用，這種使用并非商標意義上的使用。
　　注冊商標含有商品通用名稱，在該商標的有效期內，他人使用該商品通用名稱，是否侵犯該商標的專用權？北京市高級人民法院觀點是，商品通用名稱被申請為注冊商標或者注冊商標的一部分后，商標權人雖然對該商標享有專用權，但不得限制他人對該商品通用名稱的使用。
4、含通用名稱的商標權人無權阻止其他人也將通用名稱作為商標的一個組成部分使用。
　　樂天（中國）食品有限公司好麗友食品有限公司的木糖醇無糖口香糖構成對自己生產的樂天木糖醇無糖口香糖的不正當競爭。法院認為，“木糖醇”是一種甜味食品添加劑的名稱，是“木糖醇”這種商品所具有的通用名稱，消費者對“木糖醇”的理解仍是“木糖醇”系一種甜味食品添加劑，“木糖醇”并不是樂天公司經營的“樂天牌”“木糖醇無糖口香糖”商品特有的名稱。而好麗友公司在自己制造的木糖醇無糖口香糖上加注的“好麗友牌”及其三條色帶標志與樂天公司的“樂天牌”及其三條色帶標志是不同的，具有識別性，消費者不會造成混淆。 法院分析中主要針對的問題是，和無糖的食品添加劑的通用名稱“木糖醇”并列使用的兩個標識，消費者能否將其區別開來。

三、銷售商、普通貼牌加工方、商標標志印制方已經盡到合理的注意義務
　　我國《商標法》第56條規定了作為商標侵權被告的抗辯理由，即銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任。而目前外貿“貼牌加工”引發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。
　　其中有“不知道”即主管無過錯。那么，“不知”如何來確定？司法實踐中，對于“不知”通常按照正常人的一般注意力為標準，是否能發現侵權行為。銷售商對此負有舉證責任，必須證明自己銷售侵權商品已經盡到合理的謹慎審查。即如銷售商能證明已經盡到合理的注意義務，即可免于承擔民事賠償責任。但上述“正常人標準”不能誤解為“普通人標準”，一般來說，法庭只考慮一個業內的正常人應當怎樣做，而非一般的普通人實際是怎樣做的�！昂侠怼钡淖⒁饬x務判斷，一般基于法官的理性、內心確認，依照現有經驗、生活常識，結合損害發生的概率、嚴重程度、排除損害風險的困難程度、被告行為的可能意圖、被告獲利情況等綜合判斷。

四、特殊貼牌加工抗辯（國外權利人委托國內企業代加工后直接出口國外
　　舉個例子，中國企業A在中國申請注冊了某商標，B國企業B在B國申請了同樣的商標，即A、B企業在各自國家分屬相同商標的權利人。B之后授權國內企業C生產帶有該商標的產品，之后直接銷售到B國，而沒有任何在中國市場流通的行為。
　　本案例涉及知識產權的地域性問題，即在一個國家申請的商標只能在這個國家區域內受到保護。但具體到上述案件，工商局一旦接受舉報或發現生產就查處，海關肯定會禁止出口甚至扣押、沒收，人民法院如何審理，各地法院觀點不同。福建法院認為不構成侵權，北京法院也認為不構成侵權，但是浙江法院就認定是侵權。
　　我們講，商標的主要作用是區分商品來源，只有構成消費者混淆，才構成侵權。既然國內企業只是加工，沒有在國內銷售、流通，就當然不會導致國內消費者混淆，當然不構成侵權。所以，本案例在理論是不構成侵權，但實踐中工商、海關、公安都有可能認定侵權查處。

五、對在先企業名稱、中華老字號的正當使用
　　商標和企業名稱均屬于商業標志的范疇，但分屬不同法律保護、調整范疇。應當按照誠實信用、維護公平、利益平衡和保護在先權利、是否產生消費者混淆、被侵權商標知名度等原則予以處理。
　　企業名稱未突出使用、未造成市場混淆、清楚標注生產廠家及廠址的，不應按照商標侵權行為處理。特別是對于因歷史原因造成的注冊商標與企業名稱的權利沖突，當事人不具有惡意的，應當視案件具體情況，在考慮歷史因素和使用現狀的基礎上，公平合理地解決沖突，不宜簡單地認定構成商標侵權或者不正當競爭；對于權屬已經清晰的老字號等商業標識糾紛，要尊重歷史和維護已形成的法律秩序。對于具有一定市場知名度、為相關公眾所熟知、已實際具有商號作用的企業名稱中的字號、企業或者企業名稱的簡稱，視為企業名稱并給予制止不正當競爭的保護。因使用企業名稱而構成侵犯商標權的，可以根據案件具體情況判令停止使用，或者對該企業名稱的使用方式、使用范圍作出限制。
　　對于原告以商標侵權或不正當競爭為由，請求撤銷被告企業字號、變更字號的訴求，一般來講，企業字號如已經連續使用超過5年，則具備了市場穩定性，一般不宜支持撤銷、變更訴求。同時，應當區分權利取得行為和權利行使行為。權利的授予是否合法屬于相關法定機關的行政職權，消除由行政授權而引發的知識產權權利本身的沖突關系不屬于人民法院民事訴訟的管轄范圍，對于要求確認某申請或注冊行為違法及要求撤銷或無效某項行政授予的權利的民事訴訟請求人民法院不予受理。但是，因行使權利而引發的行為層面的權利沖突糾紛屬于人民法院民事訴訟的管轄范圍，人民法院可以受理并對權利的行使作出規范或限制或禁止。
　　同時，在處理標識類知識產權權利沖突糾紛時，雖被告的行為不構成侵權及不正當競爭，但雙方標識的存在可能會導致混淆誤認的，法院有可能會根據案情判決一方或雙方當事人標注區別性標志、發布公告或聲明等消除沖突狀態。

六、注冊商標未實際商業化使用
　　請求保護的注冊商標未實際投入商業使用的，確定民事責任時可將責令停止侵權行為作為主要方式，在確定賠償責任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權而支出的合理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據被控侵權人的獲利確定賠償；注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標作為索賠工具的，可以不予賠償；注冊商標已構成商標法規定的連續三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請求。

七、被告為自主品牌商標，構成近似的程度
　　依據最高人民法院審判精神，對于自主品牌的商標，確實沒有造成市場混淆，同時以技術對比形式考查商品類似和商標近似程度、考慮請求保護的注冊商標的顯著程度和市場知名度。

八、停止有關行為會造成當事人之間的重大利益失衡或有悖社會公共利益，或者實際上無法執行
　　依據最高人民法院審判精神，如果停止有關行為會造成當事人之間的重大利益失衡，或者有悖社會的共利益，或者實際上無法執行，可以根據案件具體情況進行利益衡量，不判決停止行為，而采取更充分的賠償或者經濟補償等替代性措施了斷糾紛。權利人長期放任侵權、怠于維權，在其請求停止侵害時，倘若責令停止有關行為會在當事人之間造成較大的利益不平衡，可以審慎地考慮不再責令停止行為。
　　針對停止侵害的訴訟請求的抗辯，具體來講，停止侵害應以侵害行為的違法性和侵害行為正在進行或仍在延續中為適用條件，符合上述條件者原則上應判令停止侵害。但在特殊情況下是否應判令停止某種行為，則要根據案件具體情況，合理平衡當事人之間以及社會公共利益來確定。如果權利人受到的損害并非難以彌補，停止有關行為會造成當事人之間利益的極大失衡，或者不符合社會公共利益，或者實際上難以執行，可以根據案件具體情況進行利益衡量，在采取充分切實的全面賠償或者支付經濟補償等替代性措施的前提下，可不判決停止某種行為，在具體執行中，可能有些出入，但大體一直。比如江蘇省高級人民法院認為，適用停止侵害責任要滿足行為的不法性、責任的限度性和符合利益平衡原則三個條件。

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